小议专利审查意见中创造性的答复问题

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1、小议审查意见中创造性的答复问题文/集佳知识产权代理有限公司王洪我国专利法第二十二条的规定，发明具备创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。因此，发明要满足具有“突出的实质性特点”和“显著的进步”两个条件，才被认为是具有创造性的发明。根据审查指南规定：“发明有突岀的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点”。按此解释，我国专利法中创造性的标志之一“突出的实质性特点”

2、的判断标准，实际上已经等同于“非显而易见性”标准。此外，审查指南中还指出判断发明是否具有突出的实质性特点，通常可按照以下三个步骤进行，即三步法原则：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。然而，笔者认为提出上述三步法原则的出发点是为审查员对发明专利申请进行审查提供理论基础，也即为审查员审查申请文件的创造性提出了理论依据；虽然目前业界对于有关创造性审查意见的答复也普遍遵循此三步法原则，但是，由于权利义务的不同，权利人利用三步法原则进行有关创造性审查意见的答复时，就必须与审查员的角度有所不同，对此

3、笔者有下述几点思考：第一，笔者认为在确定最接近的现有技术时，应当首先确定技术领域，然后考虑技术问题和技术效果，最后确定技术特征，即应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。需要注意的是，“现有技术”与“最接近的现有技术”有着本质的区别：在申请日或优先权口以前公开的所有技术都可看作是现有技术；而如果技术领域不同，叩使公开了发明的技术特征再多，那么也不能把它确定为发明的最接近的现有技术，因为在这种情况下，发明实质上可以认为是其他技术领域的现有技术的转用发明，而转用发明不适于采用三步法来判断其创造性。第二，在实际情况中，笔者经常会遇到需要重新确定“技术问题”的情况。当审查员认定的最接近现有技术与申

4、请人认定的不同时,审查员新认定的“区別技术特征”就会不同于申请文件说明书中所描述的本申请与现有技术的区别技术特征；因而，依据新认定的区别技术特征所确定的“实际要解决的技术问题”，也会与说明书中记载的要解决的技术问题不同。此时，在答复创造性的审查意见时，就要充分考虑审查员重新确定的最接近的现有技术，客观的分析对比文件和说明书中记载的现有技术到底哪个是真正的“最接近现有技术”，因为不同的最接近的现有技术就会导致确定出不同的区别特征，进而确定出不同的实际要解决的技术问题，确定发明具有创造性结论也会不同。此外，对于技术问题和技术特征的关系也可以从另外一个角度考虑：当解决的技术问题不同时，解决该技术

5、问题所必要的技术特征也会不同；但当所有的必要技术特征都确定的时候，为了发明具有更高的创造性，有时候人为的改变了“实际要解决的技术问题”，这时候就要客观的根据该技术问题来重新确定不同的区别技术特征，这对于答复创造性的审查意见，往往具有更为有力的说服力。第三，按照专利法规定，具备创造性的发明应当具有“突出的实质性特点”和“显著的进步”两个条件；因此，理论上应当对这两个条件分别进行审查。但是笔者认为在实际情况中，“显著的进步”这一条件很容易满足，只要技术方案解决了一定的技术问题，即可认为该发明具有有益的技术效果，因此发明是否具有创造性，重点是看其是否具有突出的实质性特点。而目前，关于创造性的审查

6、意见在判定要求保护的技术方案相对于最接近现有技术不具备突岀的实质性特点时，往往采用多个对比文件结合，或者对比文件结合公知常识来说明，即要求保护的技术方案相对于多个对比文件结合后的技术方案、或对比文件结合公知常识的技术方案来说是显而易见的；因此，在答复此种创造性的审查意见时，只需论述多个对比文件的结合，或者对比文件结合公知常识不会对本申请要求保护的技术方案构成任何技术启示，即可有力说明其相对于最接近现有技术是非显而易见的；当然，在具体操作时会遇到多种多样的情况，在此笔者仅通过一个典型案例进行简要的分析：申请文件要求保护的技术方案由A、B、C元件组合而成，B和C是螺纹连接；对比文件1公开了由A

7、、B、C元件组合而成的技术方案,对比文件2公开了B和C是焊接；审查意见认为木中请要求保护的技术方案与对比文件1的区别技术特征是B和C的连接关系，而对比文件2公开了B和C的连接关系，虽然此链接关系为焊接，不同于螺纹连接，但是对于本领域技术人员来说，两种连接关系只是惯用手段的置换，属于公知常识，因而，判定申请文件要求保护的技术方案相对于对比文件1结合对比文件2的方案是显而易见的，其不具备突出的实质性特点；此案笔者经过仔细分析