浅议具体放弃修改(张耀宏)

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1、浅议“具体放弃”修改具体放弃(disclaimer)是修改权利要求书的一种方式。虽然在专利申请的审查过程中并不常见，但由于它本身是一种比较特殊的修改方式,因此在具体实务中难免存在一些不清楚之处，有待于澄清与讨论。具体放弃修改在中国专利法体系中的法律依据和实务关于具体放弃修改，国家知识产权局（SIPO）的《审查指南》（2010版）在两处有明确规定：1.第二部分第一章4.3.2节，此处规定“对于既可能包含治疗目的,又可能包含非治疗目的的方法,应当明确说明该方法用于‘非治疗目的’,否则不能被授予专利权。”2.第二部分第八章5.2.3.3(3)节，此处规定“如果在原说明书和权利要求书中没有记载某特征

2、的原数值范围的其他中间数值，而鉴于对比文件公开的内容影响发明的新颖性和创造性，或者鉴于当该特征取原数值范围的某部分时发明不可能实施，申请人采用具体放弃的方式，从上述原数值范围中排除该部分，使得要求保护的技术方案中的数值范围从整体上看来明显不包括该部分，由于这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，因此除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被放弃的数值时，本发明不可能实施，或者该特征取经放弃后的数值时，本发明具有新颖性和创造性，否则这样的修改不能被允许。”第1条规定容易理解，本文不作讨论；本文重点讨论的是第2条规定。单从字面上看，此规定很容易被误理解成只适用于针对数值范围的修改

3、。笔者曾请教一位日本同事，询问日本专利法体系中有没有类似上述第2条的规定，他的回答是：“有，但不像中国的《审查指南》这样只限于数值范围。”不仅如此，笔者还遇到过存在这种误解的审查意见：针对申请人从权利要求1请求保护的天然碱精选方法中排除静电分离处理的具体放弃修改，审查员指出“申请人所述指南中第二部分第八章5.2.3.3(3)节（即第2条规定）所述的放弃形式是针对数值范围的修改”；言下之意是申请人所作修改不是有关数值范围的修改，因此《审查指南》此处的规定不能适用于本案。于是审查员直接认定修改超范围，根本不考虑申请人关于经此具体放弃修改之后的权利要求1具有新颖性和创造性的论述。另一方面，对于申请

4、人按第2条规定陈述的答复意见，审查员可能经常会以-1-“不允许申请人采用能够评价本申请创造性的现有技术进行具体放弃”之类的审查意见进行反驳。这类审查意见乍听起来有些费解，因为从第2条规定的字面似乎不能读出此义。而且，这条稍显冗长的规定的内在逻辑究竟是什么，笔者总感觉有点雾里看花。通过沟通，笔者了解到关于具体放弃修改，SIPO内部有更详细的解释，其中就明确指出：“（1）允许排除抵触申请的相关内容以使权利要求具备新颖性；（2）允许排除下述情况的现有技术而使权利要求具备新颖性：所述现有技术是指其所属技术领域与发明的技术领域相差很远，解决完全不同的技术问题，发明构思完全不同，所述现有技术对于发明的完

5、成没有任何教导或启示；（3）但若权利要求中所排除的现有技术可以评价本申请的创造性，那么可直接认定根据该现有技术所作的具体放弃修改不符合专利法第33条的规定。”不难看出：上述三点解释虽然文字表面不同，但核心原则实际一致，实质都落实到第（3）点上，即凡“具体放弃”的内容可以用来评价发明的创造性，则这种具体放弃都不被允许；因为（1）点中抵触申请的内容本身不属于现有技术，不能用来评价创造性，而（2）点中规定的“现有技术”显然不能用来评价创造性。比较而言，SIPO的上述内部解释看来更方便申请人或专利代理人实务处理专利申请案件。因为首先申请人或专利代理人不至于曲解这段解释，不会发生像阅读上述第2条规定那

6、样误以为具体放弃修改只适用于数值范围的情况；而且，申请人或专利代理人有了较标准的尺度来衡量什么样的具体放弃修改才是被允许的。由此，笔者不禁稍显疑惑，作为部门规章的《审查指南》为什么不直接采用SIPO内部这种相对更易理解和操作的规定呢。其它地区或国家的专利法体系中的类似规定一、欧洲专利局（EPO）的《审查指南》（2010年4月修订）有与SIPO内部解释几乎相同的规定，见其第三部分第六章第5.3.11节。具体如下（其中与上述第2条规定无关的内容略过）：-2-“通过具体放弃排除原申请中没有公开的技术特征来限定权利要求的保护范围时,属于如下规定的情形则符合欧洲专利条约（EPC）第123(2)条*的规

7、定:（i）使修改后的权利要求相对于按照EPC第54(3)条*的公开内容具有新颖性；（ii）使修改后的权利要求相对于按照EPC第54(2)条*的“偶然占先(accidentalanticipation)”具有新颖性，其中“偶然占先”是指占先内容与要求保护的发明如此不相关或距离如此远,以致于本领域技术人员完成发明时不会考虑这些内容。“偶然占先”应该是不用考虑其它现有技术就能确定的。相关文献仅因为还存在其它更相关的