发明实质审查

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1、发明实质审查对审查意见通知书的答复1对审查意见通知书的答复审查意见通知书简介答复审查意见通知书时的主要工作意见陈述书的主要格式对通知书中几类主要实质性缺陷的处理2审查意见通知书简介审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和再次审查意见通知书（又称中间通知书）。审查意见通知书包括标准表格、正文，此外还可以包括附件。标准表格中写明实质审查所依据的文本、所引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等；其中第一次审查意见通知书还给出专利申请的基本情况，如有无优先权要求、有无主动修改等。正文部分主要指出权利要求书和/或说明书的实质性缺陷，有授权前景时

2、还指出专利申请文件存在的其他问题。3答复审查意见通知书时的主要工作1.阅读审查意见通知书2.对审查意见通知书及其引用证据的分析3.向委托人转达审查意见4.专利申请文件的修改和撰写意见陈述书5.审查意见通知书答复期限的监视4阅读审查意见通知书1.明确通知书对该申请总体倾向性意见三大类总体倾向性意见：肯定性、否定性和不定性。从三个方面了解总体倾向性意见：标准表格、正文内容、正文结尾。2.阅读重点放在通知书中指出的实质性缺陷，尤其是对权利要求书的评价上不仅要知道审查员对每个权利要求和说明书的结论性意见，而且要仔细理解审查员所论述的理由以及用来支持所述理由的证据。未评述某从属权利要求的可

3、能暗示。3.将审查意见通知书中指出的问题加以归纳整理5对审查意见通知书及其引用证据的分析1.明确通知书中所指出的具体意见2.分析该具体意见是否正确，必要时结合通知书中引用的证据进行分析3.初步考虑要否对专利申请文件进行修改6向委托人转送审查意见1.对不影响专利保护范围的形式缺陷，按照通知书要求作出修改后请委托人确认2.对于实质性缺陷，根据分析的四种情况采取不同的转达方式(1)审查意见正确，无授权前景(2)审查意见基本正确，但通过修改申请文件有可能克服此缺陷(3)审查意见明显不正确，实质性缺陷实际上并不存在(4)审查意见有商讨余地3.应当指定委托人返回意见的期限7专利申请文件的修改

4、和撰写意见陈述书1.根据委托人指示修改文件和撰写意见陈述书委托人指示的三种类型：不同意修改申请文件指出修改方向委托代为修改给出具体修改意见对委托人指示的分析代理人意见与委托人意见基本一致申请文件修改仍未克服原缺陷申请文件修改过多而导致保护范围过窄2.必要时再与委托人交换一次修改意见与委托人意见不一致时应服从委托人的决定8专利申请文件的修改1.修改的要求(1)法33条对发明和实用新型申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书的记载范围。(2)细则51条3款收到审查意见通知书后对专利申请文件的修改应当按照通知书的要求进行。如果修改文件不符合细则51条3款的规定，但修改的文件消除了原申

5、请文件存在的缺陷，且有授权前景，可视为经审查员同意的、相当于按照通知书要求进行的修改。四种不符合细则51条修改时不能视作审查员同意作出修改的情况：(i)删除独立权利要求中的技术特征，扩大了保护范围；(ii)改变独立权利要求中的技术特征导致保护范围扩大；(iii)将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题(iv)增加了新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。9意见陈述书的撰写意见陈述书包括标准表格、意见陈述书正文及附件意见陈述书正文的撰写格式1.起始格式句。2.简要说明同意接受审查意见通知书中的哪些观点，作了

6、哪些相应修改。3.重点分析和论述与审查意见不同之处。4.对申请文件中暂未作修改之处说明原因（非必需的，视情况而定，多半无需作此说明）。5.结尾句。10对通知书中几类主要实质性缺陷的处理1.专利申请缺乏新颖性和/或创造性2.权利要求书未以说明书为依据3.独立权利要求缺少解决技术问题的必要技术特征4.权利要求未清楚地限定发明5.说明书未充分公开发明6.申请属于智力活动的规则和方法以及不符合细则二条一款的规定7.专利申请文件的修改超范围8.专利申请缺乏单一性11专利申请缺乏新颖性和/或创造性1.逐篇分析引用的对比文件2.将对比文件结合起来进行分析，重点分析现有技术有无给出结合启示3.必

7、要时对说明书中的具体实施方式进行分析4.确定是否修改权利要求书以及如何修改权利要求书5.必要时对说明书作适应性修改6.意见陈述书中如何论述权利要求具有新颖性和创造性。12如何论述权利要求具有新颖性和创造性1.相对于通知书中指出的各篇对比文件，逐篇指出新撰写的独立权利要求（或原独立权利要求）中哪些技术特征未被该篇对比文件披露，从而说明该独立权利要求的技术方案相对于其中每一篇对比文件均具有新颖性。2.将通知书中所引用的多篇对比文件和公知常识结合起来进行分析以说明该技术方案具有创造性。