浅议“修改超范围”之“删除、增加技术特征”(秦振)

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1、浅议“修改超范围”之“删除、增加技术特征”Briefdiscussionof“amendmentsgoingbeyondtheoriginalscope”dueto“deleting/addingtechnicalfeatures”作者：秦振工作单位：中国国际贸易促进委员会专利商标事务所摘要：我国专利法第33条规定了“修改不能超范围”。本文首先对33条的立法本意进行了初步探讨，并且结合常见的“删除、增加技术特征”而导致的超范围的情形进行了判断方法上的初步分析。最后，结合现状提出了一些建议。关键字：专利法修改超范围立法本意申请文件我国专利法第33条规定了对专利申请文件的修改不能超范围，

2、特别地，规定了“对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”。这可以认为是“修改”的一个首要原则，在任何阶段（无论是授权前的审批阶段还是授权后的无效阶段），无论是否对修改还有进一步的其他要求，首先都要满足这一原则。“修改超范围”的后果严重。若在授权前的审批阶段出现“修改超范围”且“屡教不改”，则审查员有权据此对申请作出驳回决定。在授权后的无效阶段，“修改超范围”是无效理由之一，如果修改被认定为“超范围”，那么相关权利要求将会被全部无效，从而使得申请人的时间和金钱成本付诸东流。鉴于“修改超范围”的严重法律后果，深入研究“修改超范围”这一议题具有重大的现实意

3、义。一、立法本意我国的审查指南对于“修改不能超范围”的立法本意并没有特别详细地说明，笔者的个人理解如下：（1）首先，我国遵循的是“先申请”原则。基于这一原则，如果允许申请人在首次提交了一件发明或者实用新型之后再加入新的内容并依旧享有较早的申请日，那么就可能损害在该案申请日之后就同样发明创造提出申请的公众的利益。因此，从这一点上讲，修改不应超范围。（2）另一方面，根据专利上的“公开”换“保护”的这一原则，申请人应该允许自己的申请文件向公众公开，在让公众获知相关申请的技术内容的同时获取对自己相关发明的保护。这里，公众所获知信息的“确定性”十分重要。只有获得的信息“确定”了，才有利于公众确

4、定其研发以及改进方向，以及如何尽量避免自己实施的技术方案或者相关申请落入所公开发明的可能的保护范围内。特别是对于发明专利申请，其为先公开再审查，自发明公开之日起，公众就能够获知其技术内容。如果允许申请人随意添加新的内容，那么申请人最终获得的权利可能会与公众的预期相差甚远，甚至导致公众在后研发的技术方案或者申请落入申请人最终授权的权利要求书的范围内，这显然是不合理的，对于公众而言也是极为不公平的。因此，从这一点上讲，修改也不应超范围。总之，在申请人与社会公众（第三人）的利益平衡中，“修改超范围”实际上是对申请人权利的限制。笔者认为，这种限制是应当的，但是应以不损害申请人的利益为前提，即

5、以不至于产生使申请人的某些发明创造“无偿地捐献”给社会为前提。因此，鉴于目前普遍较为严格（至少在专利申请审批阶段是如此，姑且不论个案的审查意见的合理性）的审查标准，笔者建议政策制定者在未来能够制定更好地兼顾申请人与社会公众利益的审查标准。二、针对“删除、增加技术特征”而导致超范围的个人见解接下来，笔者将结合专利实践中的两种常见情形对“删除、增加技术特征”的“超范围”问题发表一下个人浅见。常见情形1：申请人从权利要求（一般是独立权利要求）中删除了某些技术特征而被认为“修改超范围”。这里需要说明的是，笔者在此想讨论的“删除”是在专利局发出第一次审查意见通知书之前申请人所作的“主动删除”。

6、事实上，如果在专利局发出审查意见通知书之后申请人再“主动删除独立权利要求中的技术特征”将不会被允许，即便这种删除并不“超范围”，因为“扩大了该权利要求请求保护的范围”（笔者理解此规定可能是基于“程序节约”原则，即为了避免重新检索），上述规定可以参见审查指南2010版第二部分第八章第5.2.1.3节第（1）点。进一步地，在审查指南2010版第二部分第八章第5.2.3.3节第（1）点中进一步列举了涉及权利要求的几种不允许的删除：（1）“从独立权利要求中删除必要技术特征”；（2）“从权利要求中删除一个与说明书记载的技术方案有关的技术术语”；（3）“从权利要求中删除在说明书中明确认定的关于具

7、体应用范围的技术特征”。根据审查指南随后举出的例子及结论，上述这些删除之所以不被允许是因为“在原说明书中找不到依据”，似乎也可以理解为是“超范围”。换句话说，如果申请人的删除符合上述（1）、（2）、（3）三种情况，那么所述“删除”就是超范围。不过，上述三种情况应该并非“导致超范围”的“删除”的穷举。因此，在实践中还存在很多如下情况，即：所述删除并不属于上面这三种情况，但仍然被认为超范围。在这种情况下，笔者认为，判断所述删除是否超范围还可以从所删除的技术特征