浅析中日修改超范围审查标准之异同.doc

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1、浅析中日修改超范围审查标准之异同AnalysisofdifferenceaboutexaminationonamendmentofthepatentbetweentheChinaandJapan董李欣赵义强作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心摘要：申请人在申请日后对申请文件进行主动修改、补正，或者依据审查意见进行被动修改、补正，是整个专利审查过程中（包括初审、实审以及复审、无效等后续程序）最为常见的现象。修改或补正是申请人对案件进行补救的主要手段，但其也可能成为申请人故意扩大自己权益而侵害第三者甚至公

2、众利益的工具，因此，对于修改是否超范围标准的把握，对于整个专利制度的稳定以及公众利益的维护都具有重要意义。本文主要从修改超范围的立法目的及其审查标准把握的重要性出发，分析比较了日本与我国审查实践中修改超范围的审查标准的变迁及具体把握情况。关键词：修改超范围，审查标准，松，严，平衡-修改超范围的立法目的及其审查标准把握的重要性与很多国家一样，我国实行的是先申请制度。所谓先申请制度，是指专利权授予最先提出专利申请的人，也即保护最先提出专利申请的人。而实行先申请制度的目的也是显而易见，那就是鼓励发明人尽早的将先进的技术公

3、之于众，从而推动相关领域产业技术的更快发展。但先申请制度也存在明显的消极作用，即容易导致申请人为避免让竞争者占据先机，而常常在完成发明后就急于提出申请，甚至没有充分地准备申请文件就仓促申请。从专利法新颖性、创造性的角度出发，申请人应当在完成发明、提出中请的过程中对现有技术进行充分的调查检索，准确定位本申请与现有技术的区别与贡献（即创造性）。而事实上，由于当代科技日新月异且加之申请人急于抢先申请，申请人几乎不可能做到对现有技术的完全检索；而且进行完全检索会导致发明创造不能被尽早的公之于众，这与专利制度的初衷也是背道而

4、驰的。但如果对现有技术检索不充分，很容易造成申请人遗漏相同、相近的现有技术而将其涵盖到本申请请求保护的范围中而成为不能授权的理由（申请不具备新颖性或创造性）。在这种情况下，通过中请日后对申请文件进行的修改或补正是申请人为了克服申请文件中存在的各种问题的主要手段。可见，允许申请人在申请日后对申请文件进行修改或补正，能够缓解申请人对现有技术进行完全检索的压力，从某种程度上起到鼓励申请人尽早公开发明的积极作用，这点与专利制度的设立初衷是相符合的。然而，如果对于申请人在申请口后的修改或补正过于纵容，容易招致申请人在发明还处

5、于不成熟、不完善地阶段就提出了申请，这无疑对精心完成发明和准备申请文件的竞争者而言是不公平的。因此必须严格限制申请日后对申请文件进行的修改和补正，这正是专利法第33条“对发明和实用新型专利中请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”的立法目的。具体而言，所谓“原说明书和权利要求书记载的范围”，是指：一、原说明书和权利要求书直接文字记载的内容或者由直接文字记载经简单文字变换得到的内容；二、虽然没有记载在原始申请文件中，但由原说明书和权利要求书直接文字记载的内容能够直接地、毫无疑义地确定的内容。由于法条及其解

6、释较为抽象，当面对纷繁复杂的具体案情时，审查员难免感到困惑，特别是对于如何把握修改超范围的尺度问题，甚至审查员之间也存在较大的分歧而难以达成共识。如果尺度把握过松，则变相鼓励了申请人将不成熟、不完善、或者申请文件准备不充分的发明进行申请，从而造成对潜在竞争者以及公众权益的侵害；而如果尺度把握过严，则又容易导致申请人无法对原始申请文件准备的不足和疏忽进行补救，而造成申请人权益的损失，进而损害申请人进行发明创造并申请专利的积极性。可见，修改超范围松严标准把握的关键，是在符合先申请制度宗旨及维持法律的稳定性与保护申请人的

7、权益之间找到一个平衡点。二日本审查实践中修改超范围审查标准的变迁日本的专利制度与我国相近，也是采用先申请制度，而其对于修改超范围的审查标准，自其立法以来在松和严之间也是不断变换，以期获得一个合适的平衡。在平成五年（公元1993年）之前，日本对于修改超范围的限制标准简言之是采取“要旨变更禁止”原则，也即申请人对于申请文件的修改应当在不改变发明主旨思想的前提下进行，然而主旨思想这样一个概念显然过于抽象，在审查实务中难以对其涉及的范围进行准确界定，即当申请文件记载了一个发明构思时（具体而言应当是发明所要解决的技术问题、实

8、现的技术效果等），审查员无法确定其发明构思究竞涉及到哪些技术内容，也就无法确定哪些技术内容虽然没有记载在申请文件，但由于其追加不会造成整个发明构思的改变，因此其追加是允许的。从上述角度考虑，“要旨变更禁止”原则作为修改超范围的把握标准未免过于宽松，既不利于审查人员在实务中进行操作，又容易给申请人可乘之机以侵害竞争者以及公众的权益。基于此，口本特许厅在平成五年