由一件申请引发的思考

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1、由一件申请引发的关于“创造性”的思考SomeThoughtson"Inventiveness”CausedFromAnApplication朱立鸣作者单位；上海专利商标事务所有限公司摘要关于“创造性”定义的判断方法，在专利法和《专利审查指南》都有详细的描述和规定。不过，在实践屮，当遇到具体的案例时，则往往会产生分歧。这一部分是由于申请人和审查员所处的立场不同，更重要的是因为创造性判断中的主观因素在起作用。在创造性的判断中，可以通过设置客观标准、采用适当的审查方法等尽量避免主观因素。关键字：创造性，技术启示正文关于“创造性”的标准，中国专利法第22条第3款中有相关的定义，

2、即“发明有突出的实质性特点和显著进步，实用新型有实质性特点和显著进步”L而在《专利审查指南》中，对发明的创造性的判断方法进行了详细的规定，也就是目前大家熟知的三步法。不过，在实践屮，与新颖性判断中各个要素一一对应的判断方法相比，仓U造性的判断过程要复杂得多。创造性的判断需要将最接近的现有技术与另一份对比文件或者相关技术领域中的公知常识相结合，由于申请人和审查员所站的立场不同，导致就“能否结合”这一问题，申请人和审查员往往各执一词，时常难以说服对方。通常来说，双方的争论的焦点在于现有技术中是否给出了“技术启示”。下而一个案例就很典型地反映出了这一分歧。该专利申请涉及的是一

3、种飞行器的轴端设备，权利要求1所要保护的技术方案如下：“一种用于交通工具的轴端设备，该设备包括一固定到轴(1)上的静止部分(100、100100?,)和一固定到由轴承载的轮子(2)上的转动部分(200、20020(F),该设备的特征在于，它包括第一远程连接装置(209/214>2097214209,7214?,),以将一安装在轮子(2)上的传感器(211、211211”)放置成与设备的转动部分保持非接触的电磁关系”。简单地来说，该权利要求的特征部分、即发明点是“轮子上的传感器与设备的转动部分呈非接触的电磁关系”。审查员在第一次审查意见中，列出了对比文件1,同时承

4、认了权利要求1的特征部分构成了区别于对比文件1的区别技术特征。不过，审查员同时指出，对比文件1虽然没有在轮子和设备的转动部分之间采取非接触的电磁关系，但是，在对比文件1的设备的另一部件处，即固定天线78和旋转天线74之间也通过非接触关系來连接，因此本领域的技术人员可以从中得到技术启示，将这一非接触的关系应用到轮子上的传感器和设备的转动部分之间。针对审查员的审查意见，申请人则提岀了自己的观点：对比文件1中，固定天线和旋转天线分别安装在两个互相旋转的部件Z间，所要解决的技术问题是在一个旋转部分和一个非旋转部分之间提供电磁连接，以避免磨损；而本申请中,该非接触的电磁关系是建立

5、在两个没有相对转动的部件上，其R的是防止在拆卸轮子时损坏轮子的转动部分和安装在轮子上的传感器Z间的连接。因此，虽然都是非接触的电磁连接，但两者的应用场合不同，所要解决的技术问题不同，因而对比文件1没有给出相关的技术启示。初一看审查员的意见和申请人的意见，两方面似乎都有其合理Z处，但由于所采取的立场不同，得岀的结论就完全相反。可见，是否给出了技术启示，这是一个见仁见智的问题，其中不可避免地会有个人的主观性。根据《专利审查指南》屮给出的三步法，当发明与最接近的现有技术的区别技术特征在现有技术中被披露，且其作用与该区别技术特征在发明中为解决技术问题所起的作用相同，则现有技术中

6、给出了技术启示-这一标准看似简单，但是，在实际操作屮则往往会产生分歧。主要表现在，申请人和审查员会在技术特征的作用以及所解决的技术问题上有不同的观点。尤其是当申请文件中对技术特征的作用和技术问题没有明确而详细的披露时，其判断的结果受到主观因素的影响会更大。本文屮所提到的案例屮就很明显地反映出了这一问题。另外，虽然在《专利审查指南》中提岀了“本领域技术人员”这一概念。但是，这是一个假设的人，“假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域屮所有的现有技术，并且具有应用该口期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力”？。很明显，这样的人

7、实际上是不可能存在的，并且这一概念也相对抽象，在实践过程中有时难以把握“本领域技术人员”的标准。而且，进行创造性判断的则是一个活生生的人，他有自己独有的思想，有特定的教育背景，因而在判断发明的创造性的过程中，会有意无意地将自己的知识背景和主观想法带入判断过程中，这是不可避免的。对于负责专利审查的审查员来说尤其如此。由于他们的学历普遍较高，对相关领域的了解可能比普通人更广更深，而这导致他们更容易低估发明的创造性。此外，人在思维中往往会有一定的思维定势，而这样的思维定势会对创造性的判断产生负而影响。比如，《审查指南》中特别提到了“事后诸葛亮”