专利代理实务经验浅谈

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1、专利代理实务经验浅谈Theexperienceofpatentagency姜中英岳洁菱作者单位：中国航天科工集团公司专利中心摘要：专利代理的过程不仅是与文字打交道的过程，也是与发明人打交道的过程。怎样将发明人的技术方案和发明构思变成能够取得专利保护的法律文件是专利代理人的工作。每一件申请案对于代理人来说都是新的，都需要一丝不苟地认真对待，整个代理过程包括：刚接手案子时的查新检索、与发明人的有效沟通、从专利保护的角度帮助发明人尽可能地完善技术方案、撰写出符合专利法要求的申请文件、递交文件并取得申请号、审查意见的答复、授权年费的缴纳等等。

2、本文主要对其中的四个过程总结了几点工作经验。关键词：检索专利代理答复审查意见年费在科技日新月异的今天，各个领域每天都在不断诞生新的发明创造。随着2008年《国家知识产权战略纲要》的印发，国家对知识产权保护的重视程度逐年增强，企业也深刻认识到知识产权保护的重要性。最突岀的变化体现在专利申请量和授权量上，近几年，小至企业、大到整个国家的专利申请量和授权量都呈跨越式急速增长。笔者所在代理机构的服务对象主要是研发单位，发明人主要就自己的职务发明创造中请专利。在这几年的代理实践中，笔者就查新检索、撰写申请、答复审查意见和年费缴纳四个方面总结出一

3、些经验。一、积极引导，充分认识申请前查新检索的重要性专利检索是专业技术人员、专利代理人以及审查员都要用到的获知现有技术的手段之一，在中请的不同阶段检索的意义是不同的。在有明确的研发目标时，建议发明人先做一次粗略的检索，发明人在研发前或者研发过程中不仅能够得知现有技术的发展状况，也能够发现己经申请的专利，以便在研发过程中绕过已有专利的保护范围、进行明智的规避设计。在申请专利前，最好由发明人再次对准备中请的技术方案做国内外已知领域的全面检索，由于发明人在研发过程中已经基本掌握了本领域过去的技术背景、冃前的发展状态、未来的发展趋势，而且在技

4、术方案已经基本完成的情况下技术特征也逐渐清晰、明确，建议发明人在申请专利前的检索可以加入具体的技术特征，找出与要申请专利的技术方案最接近的背景技术文件。这样发明人结合自己的专业知识和技术特征，在检索中能够更快更准确地把握背景技术文件的真实含义，检索的结果也更严谨更科学，对将来的审查过程大有裨益。专利代理人虽然也有专业Z分，但对某一项具体技术方案的理解通常不如发明人深入，所以需要凭借专利检索来获知现有技术。笔者在工作中体会到，代理人做检索查找背景技术文件只是与要中请的发明进行对照，比较背景技术文件中是否包含或者隐含了本发明的技术特征，在

5、对技术方案不是充分理解的情况下只能算作是文本的比对。然而，现有技术并非仅仅包含通过检索看到的专利文件和公开发表的论文等，还有发明人在自己的技术领域多年来从书本上学到的、实践工作中积累起来的解决技术问题的惯用技术手段，而这些惯用技术手段是很难找到公开文献记载的。所以，从专业技术层面上说，中请前的查新检索工作如果由发明人来完成，会获得比专利代理人更好的效果。尽管对于专利代理人来说，检索是一项必备的基本功，在实际工作中，专利代理人需要不断的积累检索经验并提高检索水平，但还是不建议专利代理人去做申请前的查新检索工作。笔者曾赴德国进行企业知识产

6、权战略管理和法律保护考察，德国的专利代理人并不做专利中请前的查新检索工作，客户如果想了解国内外的技术发展现状，需要额外支付专利代理人做查新检索的费用。作为专利代理人，应引导发明人从研发初期就采用必要的检索手段获知现有技术，随着技术特征的不断完善，在整个研发过程屮补充检索相应的技术内容,而不是在中请前才对中请的内容进行检索。对于固定客户，专利代理人要逐渐将这种理念灌输给发明人，让发明人自觉养成研发前先检索的习惯，这样代理人就可以将主要精力放在理解发明人的技术方案上，找出本专利最恰当的保护范围以维护申请人的权利，做出真正有价值的工作。二、

7、苦练内功，撰写高标准的申请文件由于发明人对专利的了解程度不同，所提交的技术交底书的质量也不尽相同。曾经申请过专利的发明人熟悉相关要求，所提交的技术交底书中的技术方案比较完整、明确，专利代理人只需要按照专利格式修改部分内容即可递交申请。大部分发明人以前没有接触过专利中请，提交的技术交底书往往质量欠佳，具体表现在：没有对背景技术进行必要的检索导致缺少背景技术的描述、技术特征零散不能形成完整的技术方案、仅仅提出一种解决技术问题的设想而没有可操作的技术要点、专利的保护类型不明确等等。面对如此良莠不齐的技术交底书，专利代理人首先应站在审查员的角

8、度判断该技术方案是否具有专利性。实用性是最容易判断的，也是最先要判断的。《专利审查指南》⑴中指出：“发明或者实用新型专利中请是否具备实用性，应当在新颖性和创造性审查之前首先进行判断。’'作为专利代理人，应该提醒发明人注意